I. Підтвердження виконання договору на надання прав на програмне забезпечення
Висновок з практики: Для підтвердження факту виконання умов змішаного договору, що містить умови ліцензійного договору, договору купівлі-продажу і возмездного надання послуг, необов'язково наявність письмової угоди про відповідному виконанні. Виконання договору може підтверджуватися фактичними діями сторін, а також іншими документами.
Постанова Другого арбітражного апеляційного суду від 03.07.2015 № 02АП-4847/2015 з справі № А82-14083 / 2014
У цій суперечці позивач просив розірвати укладений ліцензійний договір про надання прав на використання програмного забезпечення (далі - ПЗ); прав на створення своїх баз даних до програм, що входять в комплект ПО; прав на зміну функціональності ПО в рамках прямого призначення ПО для власних потреб, а також просив стягнути безпідставне збагачення. Зокрема, позивач вважав, що відповідач не виконав належним чином зобов'язання, покладені на нього за договором.
Суди, розглядаючи зазначену справу, прийшли до висновку, що інтерес замовника спрямований до вчинення виконавцем певних дій, і в такому випадку слід кваліфікувати відносини між сторонами як відносини возмездного надання послуг, в тому числі з елементами ліцензійного договору, договору купівлі-продажу, підряду.
При цьому суди вказали, що відносини між позивачем та відповідачем тривали тривалий період часу і за цей період позивач виробляв оплату виконаних відповідачем робіт, вносив правки і зауваження, а програмний продукт був викладений на сервері. Таким чином, розбіжностей за умовами договору між сторонами не було, сторони виконували свої зобов'язання, про що свідчать дії відповідача щодо виконання етапів робіт і дії позивача по їх оплаті. На підтвердження факту виконання робіт в матеріали справи також було представлено висновок фахівця щодо реалізації вимог до програмного забезпечення.
Виходячи з цього, суд прийшов до висновку, що сторони договору так само вважали договір укладеним і виконували його, більш того, сторони визнавали юридичну силу документів, відправлених по факсу або в вигляді скан-копій по електронній пошті. В матеріали справи представлені докази фактичного виконання сторонами договору. Отже, договір не підлягає розірванню.
Пізніше це рішення було підтверджено Президією Суду з інтелектуальних прав [1] , Який додатково вказав на правильність доводів судів першої та апеляційної інстанцій.
II. Кваліфікація відносин з розповсюдження програмного забезпечення в інтернеті
Висновок з практики: Надання послуг по організації ігрового процесу не розглядається в якості умов ліцензійного договору. При цьому надання таких додаткових послуг за ліцензійним договором підлягає обкладенню ПДВ на загальних підставах.
Постанова Арбітражного суду Московського округу від 12.10.2015 № Ф05-13554 / 2015 по справі № А40-56211 / 14
У зазначеній справі було оскаржено рішення податкової служби щодо сплати недоїмки. Суди встановили, що заявник є власником багатокористувацьких комп'ютерних онлайн ігор, право користування якими надається фізичним особам безкоштовно, при цьому можливість використовувати додатковий функціонал гри надається за плату.
Дослідивши умови типових ліцензійних угод, суди прийшли до висновку, що ліцензійні угоди містять в собі положення як ліцензійного договору, так і договору про надання послуг. Виходячи з цього, суди визнали ліцензійні договори змішаними договорами, так як, крім надання права використання результату інтелектуальної діяльності, договір передбачає надання послуги з організації ігрового процесу. Заявник стверджував, що отримує виручку нема за організацію ігрового процесу, а за надання прав використання програмного коду, а також вказував на відсутність ознак надання послуг в рамках відносин між компанією і гравцем.
Проте суди вказали, що компанією надаються послуги з доведення до загального відома, поширенню, оперування, обслуговування, адміністрування, управління комп'ютерними онлайн-іграми, що забезпечують можливість грати в гру в режимі онлайн, здійснювати обмін інформацією з іншими користувачами (форум, SMS повідомлення ) через всесвітню мережу Інтернет на ігровому ресурсі заявника. До того ж компанія здійснює реєстрацію облікового запису (акаунту) в розрізі персональних даних користувача (прізвище, ім'я, по батькові, інші дані), блокування (розблокування) ігрового аккаунта, ведення внутріігрового особового рахунку, інтернет-сторінки поповнення рахунку, конвертацію перерахованих користувачем (ліцензіатом) грошових коштів за додатковий обсяг послуг по внутріігрового курсу в ігрові цінності. З метою надання послуги заявник несе витрати за договорами, укладеними з юридичними особами - власниками платіжних систем, що забезпечують можливість здійснення розрахунків з фізичними особами, які зараховують кошти на відкриті компанією у них розрахункові рахунки, здійснює ведення центру підтримки користувачів, новинного розділу інтернет-сайту гри, ігрового форуму і т.д.
У зв'язку з тим, що суди визнали ліцензійні угоди змішаними договорами, було встановлено, що послуги з організації ігрового процесу повинні обкладатися ПДВ, і в цій частині у заявника відсутні правові підстави застосування пільги з ПДВ, встановленої для ліцензійних договорів, яка звільняє ліцензіара від сплати ПДВ.
III. Дотримання прав правовласників виняткових прав на програмне забезпечення під час держзакупівель
3.1. Висновок з практики: Замовнику слід вказувати в державному контракті на поставку програмного забезпечення за результатами державних закупівель точну кількість користувачів, які використовуватимуть програмне забезпечення.
Постанова Суду з інтелектуальних прав від 29.07.2015 № С01-490 / 2015 по справі № А73-10465 / 2014
Предметом даного спору була вимога правовласника ПО про обов'язок медичної установи припинити незаконне використання програми для ЕОМ користувачами понад певної кількості і про стягнення компенсації за незаконне використання ПЗ.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції та відправляючи справу на новий розгляд, Президія Суду з інтелектуальних прав звернув увагу на наступне.
Відповідно до договору, укладеному за підсумками відкритого аукціону в електронній формі в рамках держзамовлення, виконавець зобов'язався здійснити поставку і установку медичної інформаційної системи. Об'єктом поставки була автоматизація не менше 120 робочих місць, приймання відповідних ліцензій повинна була оформлятися актом здачі-приймання ліцензій. При цьому, згідно з ліцензійною свідченням, медустанові була видана безстрокова ліцензія на 120 користувачів. Цього, на думку Суду з інтелектуальних прав, не врахував суд апеляційної інстанції, вказавши, що договором не обмежена кількість користувачів [2] .
Судом також встановлено, що для цілей тестування програми був підписаний відповідний договір, який надавав 500 ліцензій на певний термін. Однак пізніше з'ясувався факт порушення зазначеного договору, що підтверджується нотаріальним посвідченням кількості користувачів, яке на момент тестування системи склало 742 користувача, а після закінчення терміну тестування - 744 користувача. Таким чином, суд прийшов до висновку, що медзаклад без згоди правовласника здійснювало використання ліцензії в кількості, що перевищує передані йому права на безстрокове використання ліцензії на 120 користувачів.
Суд також зазначив, що в силу із статтею 1229 ЦК України відсутність заборони власника авторських прав на використання програмного забезпечення не рахується його згодою. Суд, скасовуючи рішення і постанову судів першої та апеляційної інстанцій і відправляючи справу на новий розгляд, зазначив, що було допущено неправильне застосування зазначеної статті при кваліфікації договору. При новому розгляді судам слід встановити кількість користувачів ліцензії без згоди правовласника.
3.2. Висновок з практики: Обов'язок по перевірці авторських прав при укладанні державних контрактів покладено на замовника. При перевірці слід з'ясовувати, кому належать авторські права, а також не порушуються такі права особою, з яким укладається договір.
Постанова Суду з інтелектуальних прав від 10.09.2015 № С01-675 / 2015 по справі № А40-105604 / 2013
В даному випадку правовласник подав позов до держзамовника і виконавцям через держконтракти про захист авторських прав та стягнення компенсації. Свою заяву правовласник обгрунтовував тим, що укладений договір на поставку спеціальних пристроїв для читання "книг, що говорять" між держзамовником і виконавцем порушує його авторські права, так як в пристрої був вбудований програмний компонент без дозволу позивача. Позивач же є правовласником даного програмного компонента.
Один з відповідачів стверджував, що програмний компонент не є об'єктом авторського права, проте суди не погодилися з таким доводом, вказавши на висновок судової експертизи, що підтверджує зворотне. До того ж суди звернули увагу на положення закону про те, що творчий характер твору передбачається, поки не доведено інше, при цьому такі докази повинні бути надані особою, який оскаржить творчий характер.
На свій захист держзамовник вказав, що не згоден з доводом суду апеляційної інстанції про те, що знав або повинен був знати, що поставляються пристрої містять програмний компонент, правовласником якого є позивач. Держзамовник зазначив, що не зобов'язаний перевіряти авторські права, оскільки такий обов'язок на нього не покладено. Суд визнав такий довід необґрунтованим, зазначивши, що придбання держзамовником відповідних пристроїв за результатами відкритого аукціону не є обставиною, що виключає можливість порушення виняткових прав правовласника, і зобов'язання замовника не обмежуються виключно дотриманням законодавства про розміщення замовлення. На підтвердження такого аргументу суд послався на Постанову Пленуму Верховного Суду РФ № 15 [3] . Касаційна інстанція підтримала аргумент апеляції, що держзамовник знав або повинен був знати, що придбані пристрої містять в собі програмний компонент, правовласником якого є позивач.
Таким чином, держзамовник при належному ступені дбайливості і обачності повинен був вжити всіх заходів для належного виконання обов'язку щодо дотримання авторських і суміжних прав. Порушенням в цій справі є використання програмного компонента без згоди власника авторських прав, а також відсутність на пристрої інформації про авторське право правовласника.
IV. Особливості ведення спільної діяльності по створенню програмного забезпечення
Висновок з практики: Спільна розробка програмного забезпечення можлива шляхом укладення договорів простого товариства. При цьому необхідно вказувати, що є внеском у спільну діяльність і в якій формі цей внесок буде вноситися, а згодом - оформляти внесення вкладу відповідно до положень договору.
Ухвала Верховного Суду РФ від 15.12.2015 № 304-ЕС15-16232 у справі № А67-4147 / 2014
Верховний Суд РФ вищевказаним визначенням відмовив в передачі справи до судової колегії з економічних спорів Верховного Суду РФ. При цьому суд підтвердив рішення нижчих інстанцій, які відмовили в задоволенні вимоги про визнання прав на програмний продукт, вказавши, що між позивачем та відповідачем був укладений договір про спільну діяльність, предметом якого є організація і здійснення спільної діяльності по розробці програмного забезпечення з метою отримання прибутку в ході використання спільних ресурсів. Однак через те, що позивач не зробив внесок в створення програмного продукту (відсутні докази внесення вкладу), суди всіх інстанцій правомірно відмовили в задоволенні позовних вимог.
Постанова Суду з інтелектуальних прав від 09.09.2015 № С01-720 / 2015 по справі № А67-4147 / 2014
Розглядаючи справу, Суд з інтелектуальних прав встановив, що договором про спільну діяльність між позивачем та відповідачем передбачався внесок позивача у вигляді опису методики вивчення іноземних мов в письмовій формі, при цьому передбачалися переклади в письмовій формі кожної методики навчання на інші мови, адаптовані з урахуванням специфічних особливостей кожної мови, а також список фраз, викладених в письмовій формі.
Внесок відповідача включав в себе матеріально-технічні ресурси у вигляді комп'ютерної техніки, інтелектуальний потенціал у вигляді програмних розробок, знань, прийомів, методів і способів виробництва комп'ютерних програм, трудова участь, що використовується в ході здійснення робіт по розробці і створенню продуктів для смартфонів і планшетів, та ін.
Передбачалося, що виключні права на розроблені додатки, як продукт спільної діяльності, належать обом сторонам в частках 51% позивача і 49% відповідача.
У зв'язку з виниклими розбіжностями щодо розподілу доходів позивач сповістив відповідача про намір не продовжувати договір і далі звернувся до суду з вимогою про визнання виняткових прав на розроблені програмні продукти.
Суд з інтелектуальних прав послався на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які кваліфікували договір як договір простого товариства, метою якого було спільне створення і просування програмного продукту. Погоджуючись з висновками нижчестоящих судів, суд підтвердив, що позивачем не подано доказів належного виконання зобов'язання щодо внесення вкладу. Суд апеляційної інстанції в своїй ухвалі вказав на правильність висновку суду першої інстанції про те, що електронне листування, яка велася до укладення договору, не підтверджує передачу методики в передбаченої договором формі. Також позивачем не було доведено існування самої методики [4] .
Суди встановили, що до підписання договору про спільну діяльність вже були створені деякі додатки, за якими позивач вимагає визнання виняткових прав.
Оцінюючи доводи сторін і позиції нижчестоящих судів, Суд з інтелектуальних прав прийшов до висновку, що позивачем не вносилося внесок в створення програмного продукту, передбачений договором, в зв'язку з чим вимога про визнання виключного права на спірні додатки задоволенню не підлягає.
V. Продаж інтернет-магазину
Висновок з практики: Відсутність у продавця прав на товарний знак не заважає продажу інтернет-магазину, при цьому в разі, якщо в складі бізнесу, що продається (інтернет-магазину) відсутній будь-який об'єкт нерухомості, то такий бізнес не підпадає під ознаки підприємства як майнового комплексу.
Постанова Суду з інтелектуальних прав від 08.06.2015 № С01-439 / 2015 по справі № А56-22296 / 2014
У зазначеній справі індивідуальний підприємець (далі - покупець) вимагав розірвання договору купівлі-продажу бізнесу (інтернет-магазину), посилаючись на істотне порушення продавцем умов договору. Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні вимог відмовили. Суд з інтелектуальних прав вищезазначеною постановою залишив судові акти нижчих інстанцій без змін, зазначивши наступне.
Відповідно до укладеного між сторонами договору продавався інтернет-магазин, що розглядається як майновий комплекс, який включав в себе доменне ім'я, телефонний номер, апаратно-технічну частину в фірмовому пункті видачі товару, товарні залишки.
Істотне порушення умов договору, на думку покупця, виразилося в тому, що він не зміг зареєструвати товарний знак, що співпадає з назвою магазину, і ця обставина не дозволяє йому використовувати підприємство за своїм призначенням. Також покупець вважав, що продавець порушив дану їм гарантію про те, що відносно підприємства відсутні будь-які права і претензії третіх осіб.
Розглядаючи справу, суди встановили, що у продавця відсутнє право на товарний знак, в зв'язку з чим воно не могло бути передано за договором. Також суди вказали, що саме доменне ім'я не обтяжене правами третіх осіб, а наявність зареєстрованих товарних знаків не свідчить про обтяження доменного імені правами власників цих товарних знаків. Відсутність можливості зареєструвати товарний знак з бажаним назвою не свідчить про порушення продавцем договору, так як такого умови договір не містив.
Суд з інтелектуальних прав також вказав, що між сторонами було укладено попередній договір для надання покупцеві часу для перевірки придбаного бізнесу. Отже, покупець міг провести перевірку можливості реєстрації товарного знака до укладення основного договору.
Також суд зазначив, що в договорі відсутня умова, що продавцем передається об'єкт нерухомості, що входить до складу відчужуваного майна, а значить відсутні ознаки підприємства як майнового комплексу. Отже, норми цивільного законодавства щодо підприємств як майнових комплексів у даній справі не застосовуються.
[1] Постанова Суду з інтелектуальних прав від 30.11.2015 № С01-965 / 2015 по справі № А82-14083 / 2014.
[2] Постанова Шостого арбітражного апеляційного суду від 27.02.2015 № 06АП-148/2015 по справі № А73-10465 / 2014.
[3] Пункт 14 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 19.06.2006 № 15 "Про питання, що виникли у судів при розгляді цивільних справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про авторське право і суміжні права" встановлює, що відповідач зобов'язаний довести виконання ним вимог закону при використанні творів і (або) об'єктів суміжних прав.
[4] Постанова Сьомого арбітражного апеляційного суду від 02.06.2015 № 07АП-3538/2015 з справі № А67-4147 / 2014.